BEGRIFFE DES U.S. PATENTRECHTS

Von William Gehris und Jan Decker

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A
Abandonment
Aufgabe einer Erfindung
Fujikawa v. Wattanasin, 93 F.3d 1559, 1566, 39 USPQ2d 1895, 1901 (Fed. Cir. 1996)

Abstract
Die Zusammenfassung der Patentanmeldung.

Actual reduction-to-practice
Herstellung und Prüfung einer funktionierenden Verkörperung oder Methode der Erfindung
Reduction to practice.
S. Sheffield Eaton v. Joseph T. Evans, Jr., 204 F.3d 1094, 53 USPQ2d, 1696 (Fed. Cir. 2000)

Adjustment
Term adjustment.

Advisory Action
Zurückweisung des U.S. Patentamts nach einer Response zu einer Final Rejection. Ist normalerweise mit einem Appeal oder einem Request for Continued Examination zu erwidern.

Allowable
Gewährbar. Ein Prüfer (Examiner) teilt in einer Office Action mit, ob Ansprüche gewährbar sind. Wenn alle Ansprüche der Patentanmeldung gewährbar sind, wird der Prüfer eine Notice of Allowance bescheiden.

Amendment
Eine Änderung des Inhalts der Patentanmeldung.
Examiner’s Amendment
, Preliminary Amendment, Response

Anticipation
Eine Anticipation liegt vor, wenn der Erfindung neuheitsschädliche prior art entgegen gehalten wird (z.B. in Form einer einzelnen Veröffentlichung)
Helifix Limited v. Blok-Lok, Ltd., 208 F.3d 1339, 54 USPQ2d 1299 (Fed. Cir. 2000)

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Appeal
1. Beim U.S. Patentamt: Beschwerde beim Board of Patent Appeals and Interferences gegen eine endgültige Zurückweisung einer Patentanmeldung.
Notice of Appeal.
2. Bei Gericht: Berufungseinlegung beim Court of Appeals for the Federal Circuit nach einer Entscheidung eines U.S. District Courts in einer Patentstreitigkeit oder nach einer Entscheidung des Board of Patent Appeals and Interferences.

Applicant
Anmelder. Immer der Erfinder oder die Erfinder in den USA.

Application
Anmeldung.

Application Date
Filing Date

Arbitration
Außergerichtlicher Schlichtungsprozess durch ein Schiedsgericht, wie z. B. durch die International Chamber of Commerce (ICC) in Paris, die American Arbitration Association (AAA) oder den WIPO Arbitration and Mediation Center.

Art Unit
Eine Gruppe von Prüfern (Examiners) beim U.S. Patentamt, die auf einem technischen Gebiet spezialisiert sind.

Assignee
Der Träger / Empfänger von Patentrechten durch ein Assignment. Oft eine Firma, die den Erfinder beschäftigt.

Assignor
Der Überträger von Patentrechten durch ein Assignment. Oft der bei einer Firma beschäftigte Erfinder.

Assignment
Abtretung einer Patentanmeldung oder eines Patents von einer Partei zu einer anderen Partei. Weil nach U.S. Recht nur der Erfinder eine Patentanmeldung einreichen darf (derivation), muss jeder Erfinder ein Assignment für seinen Arbeitgeber unterschreiben, wenn die Erfindung dem Arbeitgeber gehört. Das Assignment wird vom U.S. Patentamt registriert. (Assignment Recordation.)

Assignment recordation
Registrierung von Abtretungsurkunden (Assignments) beim U.S. Patentamt.

Attorney-client privilege
Dieses Rechtsprinzip schützt, die rechtliche Kommunikation zwischen einem Anwalt und seinem Mandanten vor dem Offenlegungszwang im Rahmen eines Discovery - Verfahrens.

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B

Background of the Invention
Teil der Patentanmeldung in welchem der Stand der Technik (Prior Art) beschrieben wird.

Best mode
Beste Ausführung der Erfindung. Rechtsprinzip, aus 35 U.S.C. § 112 entstanden. Der Patentanmelder muss in der Anmeldung beschreiben, wie die Erfindung nach Meinung des Erfinders, am besten auszuführen ist.
Specification.
Northern Telecom Ltd. v Samsung Electronics Co. Ltd., 215 F.3d 1281, 55 USPQ 1065 (Fed. Cir. 2000)

Board of Patent Appeals and Interferences
Beschwerdekammer im U.S. Patentamt, die sowohl Beschwerden (Appeals) gegen eine endgültige Zurückweisung eines Prüfers als auch Interferences überprüft.

Broadening reissue
Reissue application, in welcher die Ansprüche des ursprünglichen Patents breiter gefasst werden. Die Einreichungsfrist ist innerhalb von 2 Jahren nach dem Issue Date

Business Method Patent
Patent für Geschäftsmethoden.
Statutory Subject Matter.
State Street Bank & Trust Co. v Signature Financial Group, Inc., 149 F. 3d 1368, 47 USPQ2d 1596 (Fed. Cir. 1998), cert. denied, 525 U.S. 1093 (1999)

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C

Case law
Einzelfall- oder Präzedenzrecht. Das Recht entwickelt sich basierend auf Gerichtsentscheidungen in früheren Präzedenzfällen.

Certificate of Correction
Urkunde für an den Patenten vorgenommenen Korrekturen.

Certificate of Mailing
Posteinlieferungsbescheinigung, die als Nachweis dafür dient, dass die Korrespondenz fristgemäß an das US Patentamt geschickt worden ist.
First Class Mail ; Express Mail

Certified copy
Amtlich beglaubigte Kopie der Patentanmeldung.

CIP
Continuation-in-part application.

Claim
Anspruch
Independent claim, dependent claim

Claim to priority
Prioritätsbeanspruchung, mit dem Zweck, dass die Anmeldung das Prioritätsdatum einer früheren U.S. Anmeldung (parent application) oder einer ausländischen (nicht US) Anmeldung (foreign application) erhalten soll.
35 U.S.C. § 119 and 35 U.S.C. § 120

Conception
Erstes vollständiges gedankliches Konzept der Erfindung. Schriftliche Beweisführung ist in der Regel erforderlich, um ein Conception Datum zu beweisen.
Date of invention
Cooper v. Goldfarb, 154 F.3d, 1327, 47 USPQ2d 1896, 1901 (Fed. Cir. 1998)
Fina Oil v. Ewen, 123 F.3d 1466, 1473, 43 USPQ2d 1935, 1941 (Fed. Cir. 1997)

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Confidentiality
Geheimhaltungspflicht: Gilt für U.S. Patentanmeldungen bis zum Veröffentlichungszeitpunkt.
35 U.S.C. § 122

Constructive reduction-to-practice
Einreichung einer U.S. Patentanmeldung. Oft nur angewandt, wenn keine actual reduction-to-practice vor dem Einreichungsdatum der U.S. Patentanmeldung vorhanden ist.
Date of invention

Continuation Application
Anmeldung, die ein Patent oder eine ursprüngliche Anmeldung fortsetzt, ohne New Matter einzuführen.

Continuation-in-Part Application
Kurz CIP. Eine Continuing Application mit hinzugefügtem neuen Material.

Continuing Application
Eine Continuation Application, Divisional Application oder Continuation-in-part Application

Continued Prosecution Application
Kurz CPA. Eine Weiterführung des Prüfungsprozesses einer Anmeldung. Betrifft nur vor dem 29.05.2000 eingereichte Anmeldungen und wurde fr neuere Anmeldungen durch das RCE ersetzt.

Convention application
Nachanmeldung in den U.S. innerhalb von zwölf Monaten gemäss der Paris Convention.

Court of Appeals for the Federal Circuit
Berufungsgericht sowohl für Patentprozesse als auch für Entscheidungen des Board of Appeals and Interferences
Appeals.

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D

Damages
Schadensersatz. Zwei wichtige Anspruchsgrundlagen in Patentsachen sind verlorene Gewinne (lost profits) und angemessenen Lizensgebühren (reasonable royalty).
Willful infringement.

Date of Invention (Invention Date)
Erfindungsdatum. Das Erfindungsdatum kann durch eine reduction-to-practice bewiesen werden. Der Erfinder kann ein früheres Erfindungsdatum bis zur conception beweisen, wenn diligence vorhanden ist.
Cooper v. Goldfarb, 154 F.3d, 1327, 47 USPQ2d 1896, 1901 (Fed. Cir. 1998)
Fina Oil v. Ewen, 123 F.3d 1466, 1473, 43 USPQ2d 1935, 1941 (Fed. Cir. 1997)

Declaration
Oath ohne Apostille (notarielle Beurkundung). Der Erfinder erklärt, dass er über seine Wahrheitspflicht informiert ist und dass er weiß, dass das Patent ungültig wird, wenn er wissentlich die Unwahrheit sagt. Ein Verstoß gegen die Wahrheitspflicht kann mit Geld-, Freiheitsstrafe oder Patentverlust geahndet werden.

Dependent claim
Oft als Nebenanspruch, Unteranspruch oder abhängiger Anspruch übersetzt. Im Allgemeinen ist es ein Anspruch, der einen independent claim zitiert, z. B. ein Anspruch der mit “2. The method as recited in claim 1, further comprising…” beginnt.
Multiple dependent claim.

Derivation
Dieses Rechtsprinzip des 35 U.S.C. 102(f) bedeutet, dass nur der wahre Erfinder ein U.S. Patent erteilt bekommen kann. Dritte, die das Erfindungskonzept von Anderen erhalten haben, können kein gültiges Patent erteilt bekommen.
Gambro Lundia v. Baxter Health Care, 110 F.3d 1573, 42 USPQ2d 1378 (Fed. Cir. 1997)

Design patents
Geschmacksmuster 35 U.S.C. § 171. Laufzeit 14 Jahre nach Erteilung. 6 Monate Prioritätsfrist.

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Diligence
In der Regel, die Zeit vor einer reduction-to-practice, innerhalb welcher der Erfinder auf die reduction-to-practice zuarbeitet.
Marhurkar v. C.R. Bard, Inc., 79 F.3d 1572, 1578, 38 USPQ2d 1288, 1291 (Fed. Cir. 1996)

Discovery
Teil eines U.S. Prozessverfahrens, in welchem alle relevanten Informationen, inklusive Dokumenten der Gegenseite, in einem Prozess (litigation) offen zu legen sind. Die Offenlegungspflicht beschränkt sich in der Regel auf die Gegenseite und das Gericht. Wichtige Beschränkung ist “Attorney-client privilege”.

Divisional Application
Application Eine Teilanmeldung, die Ansprüche nach einem Restriction Requirement oder Ansprüche einer separaten Erfindung weiterverfolgt.
35 U.S.C. § 121.

Doctrine of Equivalents
Wenn kein Literal Infringement gegeben ist, kann dennoch eine Verletzung unter der Doctrine of Equivalents vorliegen. Jedes Element des Anspruchs oder dessen Äquivalent muss dafür in dem verletzenden Objekt oder der verletzenden Methode vorliegen. Eine wichtige Beschränkung ist das Prosecution History Estoppel.
Festo Corp v. Shoketsu Kinzoku Koygyo Kabushiki Co. Ltd., ET AL. (US SupCt No.00-1543. Argued January 8, 2002 - Decided May 28, 2002) .pdf file

Draftsperson or Draughtsperson
Ein technischer Zeichner.

Drawings
Die Zeichnungen einer Anmeldung.
Specification.

Duty of Disclosure
Bedingung des U.S. Patentamtes, dass der relevante Stand der Technik (prior art) und andere Tatsachen dem U.S. Patentamt während des Prüfungsverfahrens der Patentanmeldung zur Kenntnis gebracht werden müssen. Zuweilen von besonderer Wichtigkeit sind mit “X” und “Y” eingestufte Referenzen zum Stand der Technik von korrespondierenden ausländischen Anmeldungen.
PTO-1449 Form, Information Disclosure Statement (IDS).
. 37 CFR 1.56, 1.97, 1.98 .pdf file

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E

Election
Restriction Requirement

Enablement
Rechtsprinzip aus 35 U.S.C. §112 entstanden. Der Patentanmelder muss in der Anmeldung darstellen, wie ein Fachmann (one of skill in the art) die Erfindung erschaffen oder herstellen kann.
Specification
Enzo Biochem, Inc. v. Calgene, Inc., 188 F.3d 1362, 52 USPQ2d 1129 (Fed. Cir. 1999)
Solomon, Sandra v. Kimberly-Clark, 216 F.3d 1372, 55 USPQ2d 1279 (Fed. Cir. 2000)

Enforceability
Durchsetzbarkeit. Case law. Nur Patente bei welchen kein Inequitable Conduct vorhanden ist, können verwandt werden.
Unenforceable

Ex Partes Reexamination
Das ex parte reexamination Verfahren erlaubt jeder Person, Patentschriften oder andere Schriftstücke jederzeit während der Laufzeit eines Patentes beim Patentamt einzureichen. Vom Patentamt wird dann entschieden, ob neue Fragen entstanden sind, die die Patentfähigkeit beeinträchtigen könnten und eine erneute Überprüfung erfordern. Dem Antragsteller ist eine weitere Mitwirkung am folgenden Reexamination Verfahren nicht erlaubt.
Reexamination, Inter Partes Reexamination

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Examination
Prüfung einer Anmeldung durch das U.S. Patentamt.

Examiner
Prüfer.
Primary Examiners und Supervisory Primary Examiners.

Examiner’s Amendment
Ein Amendment, das der Prüfer selbst vorschlägt. Normalerweise wird die Zustimmung des verantwortlichen Anwalts eingeholt.

Expiration
Das Erlöschen eines Patents. Erfolgt z.B. durch den Ablauf des Patent Terms oder Versäumnis der Bezahlung der Maintenance Fees.

Express Mail
Kurierdienst der U.S. Post. Nicht durch Federal Express oder DHL ersetzbar.
Certificate of Mailing.

Extension
Extension fee
Term Extension

Extension Fee
Bestimmte Responses to Office Action dürfen später eingereicht werden, wenn eine Gebühr (extension fee) bezahlt wird.

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F

File wrapper
Akte der Patentanmeldung beim U.S. Patentamt.

File wrapper estoppel
Prosecution history estoppel

Filing date
Einreichungsdatum, Anmeldetag, Anmeldedatum.

Filing Fee
Anmeldegebühr.

Filing receipt
Empfangsbescheinigung des Patentamtes, wobei die Seriennummer und das filing date vergeben werden.

Final Rejection
Oft der zweite Bescheid des Patentamtes.
Rejection, RCE

First Class Mail
Standard U.S. Post.
Certificate of Mailing.

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First-to-file
Rechtsprinzip in den meisten Ländern der Welt, dass der erste Anmelder für ein Patent das Patent und die damit verbundenen Rechte an der Erfindung erhalten soll.

First-to-invent
Rechtsprinzip im U.S. Patentrecht, dass der Ersterfinder ein Patent bekommen soll. Anders als first-to-file.
Date of Invention

Foreign application
Aus U.S. Sicht: Eine ausländische (nicht U.S.) Patentanmeldung.

Foreign priority
Das Prioritätsdatum einer ausländischen (nicht U.S.) Patentanmeldung in Anspruch nehmen.
35 U.S.C. § 119
Convention Application, Claim to Priority

Formal drawings
Formelle Zeichnungen, die normalerweise durch einen Draftsman erstellt werden.
Informal drawings.

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G

Grace Period
Ein Jahr Zeit vor dem U.S. Einreichungsdatum (Statutory bar). Innerhalb der Grace Period gelten Veröffentlichung, Benutzung oder Verkauf nicht als Prior Art, wenn das Erfindungsdatum (Invention Date) zeitlich vor diesen Aktivitäten liegt. Für Aufrechterhaltungsgebühren (Maintenance Fee) gilt eine Grace Period von 6 Monaten.

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I

Incorporation-by-reference
Querverweis durch Zitierung in der Beschreibung einer Anmeldung. Der Patentanmelder darf in den U.S.A. Patente, bestimmte Veröffentlichungen und Anmeldungen in einer bestimmten Weise zitieren, um die Erfordernisse des 35 U.S.C. 112 (enablement, best-mode, written description) zu erfüllen, ohne die Beschreibung in der aktuellen Anmeldung zu erbringen. Bsp.: “U.S Patent No. 5,000,000 is hereby incorporated by reference herein.”

Independent Claim
Unabhängiger Anspruch oder Hauptanspruch. Eine Anmeldung kann mehr als einen independent claim enthalten.

Inequitable conduct
Unlautere Handlung. Liegt zum Beispiel vor, wenn der Anmelder oder dessen Anwalt absichtlich die Duty of Disclosure nicht erfüllt. Inequitable Conduct resultiert in der Nichtdurchsetzbarkeit des Patents.
Unenforceable
Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. v. Samsung Electronics, 204 F.3d 1368, 54 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 2000)

Informal Drawings
Figuren, die normalerweise per Hand oder nicht durch einen Draftsman erstellt worden sind. Der Anmelder darf normalerweise bis zu der Notice of Allowance abwarten, bis er die Informal Drawings durch Formal Drawings ersetzen muss.

Infringement
Verletzung.
Kann entweder Literal Infringement oder “Infringement under the Doctrine of Equivalents” sein.

Information Disclosure Statement
Kurz IDS. Auflistung vom Stand der Technik Prior Art, die der Anmelder dem Patentamt während des Prüfungsverfahrens vorlegt.
Duty of Disclosure.

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Injunction
Eine gerichtliche Verfügung, die die Herstellung, den Verkauf oder die Einfuhr eines auf einer patentverletzenden Methode oder Vorrichtung beruhenden Produktes in den/die U.S.A. unterbindet.
35 U.S.C § 283
Preliminary Injunction

Inter Partes Reexamination
Das Inter Partes Reexamination Verfahren erlaubt jedem Dritten, Patentschriften oder andere Schriftstücke jederzeit während der Laufzeit eines Patentes beim Patentamt einzureichen. Vom Patentamt wird dann entschieden, ob neue Fragen entstanden sind, die die Patentfähigkeit beeinträchtigen könnten und eine erneute Überprüfung erfordern. Dem Antragsteller ist eine Mitwirkung am folgendenden Reexamination Verfahren unter Einhaltung von bestimmten Gesetzesbestimmungen gestattet.
Reexamination, Ex Parte Reexamination

Interference
Verfahren beim U.S. Patentamt, um einen Ersterfinder (First-to-Invent) festzustellen.
Board of Patent Appeals and Interferences

Invalid
Ungültig gemäss U.S. Patentgesetz. Anders als Unenforceable.

Invention date
Date of Invention

Issue
Erteilung eines Patentes

Issue date
Erteilungsdatum

Issue fee
Erteilungsgebühr. Innerhalb von drei Monaten nach einer Notice of Allowance zu bezahlen.

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J

Joint inventors
Zwei oder mehrere Erfinder für eine Erfindung.
35 U.S.C. § 116.

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L

License
1. Lizenzvertrag. 2. Foreign filing license: Genehmigung des U.S. Patentamts, eine Auslandsanmeldung einzureichen. Üblicherweise mit dem Filing Receipt erteilt.

Licensee
Lizenznehmer

Licensor
Lizenzgeber

Literal Infringement
Verletzung nach Wortlaut. Jedes Element des Patentanspruchs liegt in der jeweiligen Methode oder Vorrichtung vor und führt somit zu einer Verletzung des Schutzbereiches eines Patents.
Doctrine of Equivalents
Enercon GmbH v. U.S. Int’l Trade Commission, 151 F.3d 1376, 1384, 47 USPQ2d 1725, 1731 (Fed. Cir. 1998)

Litigation
Prozessverfahren

Lost profits
Verlorene Gewinne.
Damages.
Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.,185 F.3d 1341, 1349, 51 USPQ2d 1556 (Fed. Cir. 1999)

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M

Maintenance fee
Aufrechterhaltungsgebühren, normalerweise 3.5, 7.5 und 11.5 Jahre nach dem Erteilungsdatum (issue date) zu bezahlen.

Means plus function
Anspruchsmerkmal das als “Mittel für eine Funktion” beschrieben wird. Ein Element eines Patentanspruchs für eine Kombination kann als Mittel “means” zur Durchführung einer speziellen Funktion “function”, ohne die Erwähnung der Struktur, des Materials oder Unterstützungshandlungen, beschrieben werden. Ein solches Merkmal oder Element ist allerdings beschränkt auf entsprechende Strukturen, Handlungen oder Materialien innerhalb der Beschreibung sowie deren Äquivalente.
35 U.S.C. § 112 (6).
Envirco Corp. v. Clestra Cleanroom Inc., 209 F.3d 1360, 1365, 54 USPQ2d 1449, 1452 (Fed. Cir. 2000)
Micro Chemical Inc. v. Great Plains Chemical Co., 194 F.3d 1250, 1257, 52 USPQ2d 1258, 1263 (Fed. Cir. 1999)

Multiple dependent claim
Ein dependent claim, der mehr als einen Anspruch zitiert, z.B. “3. The method as recited in claim 1 or 2…”. Sollte in einer U.S. Patentanmeldung aufgrund der höheren Gebühren oft vermieden werden.
Dependent claim.

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N

New Matter
Unzulässiges -weil neues- Material, das ein Anmelder während des Laufprozesses der Anmeldung mittels eines Amendments hinzuzufügen versucht. Alle Amendments müssen ihre Basis in der eingereichten Fassung der Anmeldung haben.
35 U.S.C. § 132
Schering Corp. v. Amgen Inc., 222 F.3d 1347, 1352, 55 USPQ2d 1650, 1653-54 (Fed. Cir. 2000)

Noninfringed
Nicht verletzt.

Nonobvious
Nicht naheliegend. Ähnlichkeit zum Rechtsprinzip zur erfinderischen Tätigkeit.
Ruiz v. A.B. Chance Co., 234 F.3d 654, 663-64, 57 USPQ2d 1161, 1166 (Fed. Cir. 2000)

Nonprovisional application
Patentanmeldung, die geprüft wird.
Provisional Application

Notice of Appeal
Berufungsantrag an das Board of Appeals and Interferences.

Notice of Allowance
Bescheid vom U.S. Patentamt, dass die Patentanmeldung gewährbar ist.

Notice of Missing Parts
Mitteilung des U.S. Patentamts, dass die Erfordernisse für eine komplette Anmeldung noch nicht erfüllt sind. Erfolgt oft wegen einer fehlenden Declaration.

Novelty
Neuheit. Voraussetzung ist, dass keine Anticipation vorliegt.

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O

Oath
Erfordernis einer Patentanmeldung. Der Erfinder erklärt, dass er der wahre und erste (oft zusammen mit anderen) Erfinder ist und er die Erfordernisse der Duty of Disclosure kennt. In einem Zusatz (Apostille) kann dies zusätzlich notariell beurkundet werden. Kann durch eine Declaration ersetzt werden.
35 U.S.C. § 115
Declaration, Power of Attorney

Objection
Einwand wegen Nichterfüllung von Regeln des Patentamts.
Rejection

Obvious
Naheliegend.
Nonobvious

One of Skill in the Art
Fachmann.

Office Action
Bescheid des U.S. Patentamts.

On sale
Allgemein: Eine Erfindung wird Anderen zum Verkauf angeboten. Wird nur zum Stand der Technik, wenn das Angebot in den USA erfolgt.
Prior art, Statutory bar
Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 119 S. Ct. 304, 48 USPQ2d 1641 (1998)
Abbott Laboratories v. Geneva Pharmaceuticals, Inc., 182 F.3d 1315, 1318, 51 USPQ2d 1307, 1309 (Fed. Cir. 1999)

Opinion
Rechtsgutachten. Ein möglicher Verletzer, der ein rechtsanwaltliches Gutachten besitzt, welches darlegt, dass ein Patent Invalid, Unenforceable oder Non-infringed ist, kann in der Regel beweisen, dass kein Willful Infringement vorliegt.

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P

Parent Application
Eine frühere Anmeldung, von der eine Continuing Application abstammt.

Patentee
Patentinhaber

Patent Office
Patentamt. In USA:www.uspto.gov.

Patent term
Laufdauer eines Patentes. In den USA in der Regel 20 Jahre ab dem Anmeldungsdatum einer nonprovisional application. (Wenn das Patent auf einer Anmeldung basiert, die vor dem 8. Juni 1995 eingereicht worden ist, ist die Laufdauer in der Regel entweder 20 Jahre ab dem Anmeldungsdatum oder 17 Jahre ab dem Erteilungsdatum, abhängig davon, was in der längeren Laufdauern resultiert.)
Term adjustment, term extension

Plant Patent
Patent für Pflanzen 35 U.S.C. § 161
Pioneer Hi-Bred International Inc. v. J.E.M. Ag Supply Inc., 200 F.3d 1374, 1377, 53 USPQ2d 1440, 1442 (Fed. Cir. 2000)

Power of Attorney
Anwaltliche Handlungsvollmacht

Preliminary Amendment
Amendment, das vor Zustellung des ersten Prüfungsbescheids eingereicht wird.

Preliminary Injunction
Eine Injunction vor Beendigung eines Prozessverfahrens hat Ähnlichkeit mit einer einstweiligen Verfügung.

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Presumption of validity
Rechtsprinzip zur Gültigkeitsvermutung eines erteilten Patentes (Validity)

Prior Art
Stand der Technik. Oft anders als im deutschen oder europäischen Recht. Zwei wichtige Konzepte sind:

(1) Statutory bar / Stand der Technik: Veröffentlichungen (publication), Patente, Verkaufsaktivitäten (on sale) in den USA und öffentliche Benutzung (public use) in den USA ein Jahr vor dem U.S. Anmeldungsdatum sind unabhängig vom Erfindungsdatum stets Stand der Technik.
35 U.S.C. § 102(b)

(2) Vom Erfindungsdatum abhängiger Stand der Technik.
35 U.S.C. § 102(e) U.S. Patente und veröffentlichte U.S. Patentanmeldungen von Anderen sind ab dem Einreichungsdatum prior art.
35 U.S.C. § 102(a) Publikation und in der Regel auch öffentliche Benutzung ( public use ) von Anderen stellen ab dem Veröffentlichungsdatum, bzw. dem Datum der ersten öffentlichen Benutzung prior art dar.

Im Fall von sowohl § 102(e) als auch § 102(a) (wenn die Voraussetzungen für statutory bar Stand der Technik unter § 102(b) nicht vorliegen) darf der Patentanmelder versuchen, ein Erfindungsdatum (invention date) vor dem prior art Datum zu beweisen, um die Tatsachen als prior art aus dem Weg zu räumen. (Swear behind)

Priority
Das Prioritätsdatum einer früheren Anmeldung in Anspruch nehmen.
Foreign priority.

Primary Examiner
Ein Prüfer beim U.S. Patentamt, der eigene Bescheide erteilen darf.
Examiner.

Prosecution history
Alle die Anmeldung betreffenden Tatsachen während des Prüfungsverfahrens der Anmeldung vor dem U.S. Patentamt.
File wrapper

Prosecution history estoppel (auch bekannt als file wrapper estoppel)
Rechtsprinzip (durch case law entstanden). Für einen Patentinhaber ist es in einem gerichtliche Prozess unzulässig, den Schutzbereich eines Anspruchsmerkmals, welcher zuvor durch das Patentamt ( File Wrapper oder Prosecution History) beschränkt worden war, unter Ausübung der Äquivalenzlehre (Doctrine of Equivalents), auszuweiten. Gilt oft nicht nur für beschränkende Anspruchsänderungen, aber auch für beschränkende Argumentation vor dem Patentamt.
Festo Corp v. Shoketsu Kinzoku Koygyo Kabushiki Co. Ltd., ET AL. (US SupCt No.00-1543. Argued January 8, 2002 - Decided May 28, 2002) .pdf file

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Provisional application
Vorläufige Patentanmeldung. Eine U.S. Anmeldung, die vom Patentamt nicht geprüft wird. Wird insbesondere benutzt, um ein Prioritätsdatum zu sichern. Laufzeit nur ein Jahr.

Provisional Rights
Vorläufige Rechte zwischen Publication und Issue.

PTO
United States Patent and Trademark Office

PTO-1449
Formular, in welchem der Stand der Technik (Prior Art) zur Offenlegung gegenüber dem U.S. Patentamt aufgelistet wird.
Information Disclosure Statement

Public use
Liegt in der Regel vor, wenn eine Erfindung ohne Geheimhaltung benutzt wird. Wird nur zum Stand der Technik, wenn die Benutzung in den USA erfolgt.
Prior art, Statutory bar
Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 119 S. Ct. 304, 48 USPQ2d 1641 (1998)

Publication
Veröffentlichung. Anmeldungen, die nach dem 29. Mai 2000 in den USA eingereicht worden sind, werden 18 Monate nach ihrem Anmeldungsdatum (Filing Date) elektronisch veröffentlicht.
Prior art, statutory bar.

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R

Reasonable royalty
Rechtsprinzip: Entschädigung erfolgt mittels vernünftig bemessenen, hypothetischen Lizenzgebühren (royalty).
Damages.
Embrex Inc. v. Service Engineering Corp., 216 1343, 1350, 55 USPQ2d 1161, 1165 (Fed. Cir. 2000)

Reduction-to-practice
Rechtsprinzip bezüglich des Erfindungsdatums (Date of Invention). Kann entweder actual reduction-to-practice oder constructive-reduction to practice sein.

Reexamination
Verfahren, um die Gültigkeit eines Patents gegenüber einem bestimmten Stand der Technik (Veröffentlichungen, Patente, nicht zitiertes Material) zu überprüfen. Falls in diesem Verfahren durch die Begutachtung des neuen Stands der Technik Zweifel entstehen, wird das Patent einer erneuten ausführlichen Prüfung unterzogen. Ähnlichkeiten mit dem Einspruchsverfahren.
Inter Partes Reexamination, Ex Parte Reexamination

Rejection
Zurückweisung der Anmeldung.

Reissue application
Wiedererteilungsverfahren, um Fehler in einem erteilten Patent zu korrigieren. Die Fehlerkorrektur kann sich auch auf die Anspruchsformulierung erstrecken.
Broadening reissue.

Request for Continued Examination
Kurz RCE. Eine Anfrage an das Patentamt, die Akte trotz einer Advisory Action oder Final Rejection weiterzuführen.

Response
Erwiderung zu einer Office Action. Wenn Anspruchsänderungen vorgenommen wurden, oft Amendment genannt.

Restriction Requirement
Anforderung des US Patentamtes, nur einen Teil der Ansprüche weiterzuverfolgen. Die Begründung liegt oft in der Ansicht des Patentamtes, dass in der Anmeldung mehr als eine einzige Erfindung enthalten sei.

Royalty
Lizenzgebühr.

Rules
Regeln des US Patentamts
37 C.F.R. (Title 37 - Code of Federal Regulations) .pdf file

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S

Small entity
Einzelne Personen, Gemeinnützige Organisationen und kleinere Firmen (unter 500 Mitarbeiter) dürfen als Anmelder im Prüfungsverfahren reduzierte Gebühren zahlen.
37 C.F.R. 1.27 .pdf file

Software patents
General Electric Co. v. Nintendo Co., Ltd., 179 F.3d 1350, 1352, 50 USPQ2d 1910, 1912 (Fed. Cir. 1999)
Amazon.com Inc. v. Barnesandnoble.com Inc., 239 F.3d 1343, 57 USPQ2d 1747 (Fed. Cir. 2001)

Sole inventor
Einziger Erfinder. Wenn nur ein Erfinder eine Erfindung macht.
Joint inventor.

Specification
Die Beschreibung der Anmeldung. Manchmal ist die gesamte Anmeldung gemeint, zuweilen aber nur die schriftliche Beschreibung mit Ausnahme der Ansprüche (Claims) und Figuren (Drawings).
35 U.S.C. § 112.
Written Description, Enablement, Best Mode.

Statutory bar
Publications, Patente, on sale Aktivitäten in den USA und public use in den USA ein Jahr vor dem U.S. Anmeldungsdatum sind unabhängig vom Erfindungsdatum stets Stand der Technik.
35 U.S.C. § 102(b)
Prior Art

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Statute or statutory law
Schriftliche Gesetze (andererseits case law). U.S. Patentgesetze sind im 35 U.S.C. (United States Code Title — 35) zu finden.

Statutory subject matter
Gesetzlich festgelegter Patent Gegenstand. Technische und andere Gebiete, die in den USA patentfähig sind. Breiter als in den meisten Ländern.
Plant Patents, Business Method Patents, Software Patents.
35 U.S.C. § 101.
Amazon.com Inc. v. Barnesandnoble.com Inc., 239 F.3d 1343, 57 USPQ2d 1747 (Fed. Cir. 2001)
Pioneer Hi-Bred International Inc. v. J.E.M. Ag Supply Inc., 200 F.3d 1374, 1377, 53 USPQ2d 1440, 1442 (Fed. Cir. 2000)

Supervisory Primary Examiner
Kurz SPE. Leiter einer Art Unit.

Swear behind
Ein früheres Date of Invention beweisen, um bestimmten Stand der Technik zu vermeiden.
Prior art.

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T

Term
Patent term.

Term adjustment
Verlängerung der Patentlaufzeit wegen einer durch das Patentamt verursachten Verzögerung.
35 U.S.C. § 154(b)

Term extension
Im Allgemeinen, Verlängerung der Patentlaufzeit für pharmazeutische Erfindungen aufgrund von Verzögerungen, die von der Food and Drug Administration verursachten wurden.
35 U.S.C. § 155

312 Amendment
Antrag nach Erhalt einer Notice of Allowance, um die Anmeldung noch nachträglich zu ändern. Der Prüfer (Examiner) muss zustimmen.

35 U.S.C.
U.S. Patentgesetze (United States Code Title — 35)

Traverse
Ist normalerweise mit einem Restriction Requirement verbunden. Without traverse bedeutet, dass der Anmelder das Restriction Requirement akzeptiert. With traverse bedeutet, dass er gegen das Restriction Requirement argumentieren will.

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U

Unenforceable
Nicht Durchsetzbar. Case law Rechtsprinzip. Im Allgemeinen ist ein Patent nicht durchsetzbar (unenforceable), wenn ein Erfinder die Duty of Disclosure absichtlich verletzt.

U.S. District Court
Erstinstanzliches Gericht mit Zuständigkeit für bestimmte zivil- bzw. strafrechtliche Verfahren, die nicht auf Landesebene behandelt werden; z.B. alle patentrechtlichen Verfahren.

USPTO
United States Patent and Trademark Office

Utility application
Nonprovisional application

V

Validity
Gültigkeit eines Patents.

W

Willful infringement
Absichtliche Verletzung eines gültigen und durchsetzbaren Patentes. Wenn bewiesen, kann bis zu dreifacher Schadensersatz (damages) verlangt werden.

Written Description
Vorraussetzung des 35 U.S.C. § 112: Der Patentanmelder muss deutlich machen, was er erfunden hat. Dies ist üblicherweise durch die Ansprüche gegeben. Problematisch ist dies in der Regel nur, wenn der Erfinder versucht, seine Ansprüche breiter zu fassen, als in der eingereichten Fassung. Specification.
Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe Inc., 285 F.3d 1013, 62 USPQ2d (BNA) 1289 (Fed. Cir. 2002)

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INHALTSVERZEICHNIS

Abandonment
Abstract
Actual reduction-to-practice
Adjustment
Advisory Action
Allowable
Amendment
Anticipation
Appeal
Applicant
Application
Application Date

Arbitration
Art Unit

Assignee
Assignor
Assignment
Assignment recordation
Attorney-client privilege

Background of the Invention
Best mode
Board of Patent Appeals and Interferences

Broadening reissue
Business Method Patent

Case law
Certificate of Correction

Certificate of Mailing
Certified copy
CIP
Claim
Claim to priority
Conception

Confidentiality
Constructive reduction-to-practice
Continuation Application
Continuation-in-Part Application
Continuing Application
Continued Prosecution Application
Convention application
Court of Appeals for the Federal Circuit

Damages
Date of Invention (Invention Date)
Declaration
Dependent claim
Derivation
Design patents

Diligence
Discovery
Divisional
Doctrine of Equivalents
Draftsperson or Draughtsperson
Drawings
Duty of Disclosure

Election
Enablement

Enforceability
Ex Partes Reexamination
Examination
Examiner
Examiner’s Amendment
Expiration
Express Mail
Extension
Extension Fee

File wrapper
File wrapper estoppel
Filing date
Filing Fee
Filing receipt

Final Rejection

First Class Mail
First-to-file
First-to-invent
Foreign application
Foreign priority
Formal drawings

Grace Period

Incorporation-by-reference
Independent Claim

Inequitable conduct
Informal Drawings
Infringement
Information Disclosure Statement
Injunction
Inter Partes Reexamination
Interference
Invalid
Invention date
Issue
Issue date
Issue fee

Joint inventors

License
Licensee
Licensor
Literal Infringement
Litigation
Lost profits

Maintenance fee
Means plus function
Multiple dependent claim

New Matter
Noninfringed
Nonobvious
Nonprovisional application
Notice of Appeal
Notice of Allowance
Notice of Missing Parts
Novelty

Oath
Objection
Obvious
One of Skill in the Art
Office Action
On sale
Opinion

Parent Application
Patentee

Patent Office
Patent term
Plant Patent
Power of Attorney
Preliminary Amendment
Preliminary Injunction
Presumption of validity
Prior Art
Priority
Primary Examiner
Prosecution history
Prosecution history estoppel
Provisional application

Provisional Rights
PTO
PTO-1449
Public use
Publication

Reasonable royalty
Reduction-to-practice
Reexamination

Rejection
Reissue application
Request for Continued Examination (RCE_
Response
Restriction Requirement
Royalty
Rules

Small entity
Software patents
Sole inventor
Specification
Statutory bar
Statute or statutory law
Statutory subject matter
Supervisory Primary Examiner
Swear behind

Term
Term adjustment

Term extension
312 Amendment
35 U.S.C.
Traverse

Unenforceable
U.S. District Court

USPTO
Utility application

Validity

Willful infringement
Written Description

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